论美国知识产权法的域外适用
杨松才（广州大学人权研究中心）
于美国反托拉斯法和证券法的域外效力的文章,国内已经有许多,本文就美国知识产权法的域外适用问题作一简单分析,以就教于同仁。
一、专利法
美国最早的专利法制定于1790年,它是美国国会根据美国宪法第1条第8项所列举的立法权限制定的,当时由美国国务卿、战争部长和司法部长组成的专门委员会负责实施。后来成立专利与商标管理局负责专利与商标事务的行政管理,隶属于商务部。此后美国专利法经历了1793年、1836年和1952年三次大的修改。美国今天的专利法主要是建立在1836年专利法的基础之上的,它是1952年7月通过的。1952年以来,该法又被多次修改,但是总的框架并没有改变。从该法的内容来看,其适用范围仅限于美国境内。该法明确规定专利授予是给予一种/在全美国境内享有的制造、使用、出售或者销售发明的专有权利。因此,/在专利有效期内,任何人未经授权在美国境内制造、使用、销售发明,即构成专利侵权。
在1870年立法没有做出这样的规定之前,美国法院在处理专利案件的时候,也认为专利法的适用范围仅限于美国境内。在“Brown诉Duchensne”中,该案涉及到一艘在国外制造的帆船违反了美国人的专利。美国最高法院在判决中指出,专利法/只适用于美国境内,其立法本意也是如此0,/除非立法明白无误地从文字上指出立法机关的意愿0,否则法院不会做出专利法具有域外效力的解释。
20世纪70年代,在“DeepsouthPackingCo.诉Lai-tramCorp.案”中,美国最高法院再次坚持专利法只能适用于美国境内的侵权行为。在该案中,被告将拥有组合专利权机器的配件分别生产,然后出口到国外进行组装。最高法院以5票对4票认定该行为不构成专利侵权。最高法院认为一件商品只有在其完全组装成功之后才能受组合专利保护。由于本案的组装行为发生在美国境外,故不能适用美国专利法。它再次重申了“Brown诉Duch-ensne”案的意见,即专利法“不具有域外效力,国会的这一法律只适用于美国境内,其立法本意也是如此”。法院同时指出,美国发明者如果在国外市场得到保护,应当寻求其产品制造和适用的所在国专利法的救济。当然,这是一个极具有争议性的案件,5票对4票表决结果充分证明了这一点。如果其中一个法官的立场改变,该案的历史就会改写。
尽管法院一直声称专利法不具有域外效力,但是有两种情形笔者认为法院又赋予了专利法以域外效力。其一是所谓“促成侵权”(contributoryinfringement)原则的应用。美国专利法规定:任何人出售后者进口已取得专利权的机器的组件、制造品、物品的组合或合成物,或者出售用在实施一项已取得专利权的生产方法所需要的材料或设备,而且明知上述物品是为用于侵害专利权而特别制造或特别改造,也明知上述物品并非作为主要或属于不具有实体侵害用途的生活必需物品或商品的,应负促成侵权责任。美国法院认为,如果发生在美国境外的行为引起或者促使在美国境内的专利侵权行为的发生,可以适用美国专利法。美国法院的此类判例承认,即使美国专利法仅适用于发生在美国境内的专利侵权行为,但是导致在美国境内发生专利侵权的源头可能在国外。其二是关于专利侵权非法获利的返还问题。美国联邦法院认为,只要被告在美国境内实施了专利侵权行为,那么所应赔偿原告的金额应当包括其侵权产品销往美国境内和境外的获利。但是,上述两种情形,均要求专利侵权行为必须以发生在美国境内为前提。如果专利侵权行为不是发生在美国境内,则无所谓违反专利法。
如果说在20世纪80年代以前,美国关于专利法的域外性的争议主要停留在司法层面的话,那么美国国会后来的两次立法行动使美国专利法的域外适用有了明确的立法依据。1984年,美国国会对5专利法6进行了修正,在第271条上增加了(f)项,该项规定:“任何人未经授权,在美国境内或者从美国销售或者导致销售专利发明的全部或者部分组件,不管这些组件全部或者部分未组装,不论是积极促使这些组件在美国境外组装还是在美国国内组装,都应承担侵权法律责任。”这是美国立法首次规定其专利法具有的域外适用性。1988年,国会又在第271条第(g)项上增加了新的内容,该项是关于进口药品的专利保护问题的规定:“任何人未经授权向美国进口在美国取得生产方法专利的产品,则构成专利侵权,如果此产品进口、销售或者使用发生在利有效期内。”这次修改,使美国专利法的域外适用性得到了进一步加强。但是在司法实践中,美国法院围绕专利法域外适用性的争议并没有停止。
二、著作权法
根据宪法的立法权限条款,美国国会于1790年通过了著作权法。此后,美国著作权法经过了1831年、1870年、1909年和1976年四修改。现行的著作权法是1976年制定的。与专利法不同的是,美国著作权法中没有任何条文规定该法只能适用于美国境内。该法第106条列举了一系列著作权,但是根本没有提到适用于境内还是境外的问题。在关于一般侵权的第501(a)中也没有提及其效力仅限于美国境内。尽管如此,美国法院在具体案件中却认为该法仅限于美国境内。
早在20世纪初,美国最高法院在“UnitedDictionaryCo.诉G.&C.MerriamCo.案”中,霍姆斯大法官代表最高法院发表的意见指出,根据美国专利法,出版物中所含有的“版权所有,不得翻录”的警示不能扩展到美国境外,意即对发生在美国国外的侵犯著作权的行为,美国法院无权管辖。在解释立法中并没有明确规定该法不能适用于美国境外这一问题上,法院的回答有点令人寻味。它认为国会“不可能要求对发生于非美国所能控制的境外个人行为”承担法律责任。著作权法的非域外适用原则在最近的一次联邦法判决中得以进一步重申。第九巡回法院在“Subafilms,Ltd.诉MGM-PatheCommunicationsCo.案”中指出,在美国境内仅仅是委托,而侵权行为发生在美国境外的,不构成违反美国著作权法。只有当被委托行为本身违反美国著作权法的时候,委托行为才违法。法院进一步指出,该法并不适用于发生在美国境外的行为,因为1976年著作权法没有明确规定域外适用原则,以后国会通过的相关的法律都没有对此做出任何修订。著作权法的域外适用将使法院陷入法律选择的困境之中。
三、商标法
商标法对识别和区分商品或者服务的标志提供保护。美国商标法的发展之路较专利法和著作权法要坎坷一些。美国最早的两个联邦商标法分别颁布于1870年和1876年,但是它由于涉及到州商业权而于1879年被美国最高法院宣布违宪。最高法院认为商标权的管理属于各州的保留权利,国会无权加以干预。1881年通过的新的商标法所保护的商标仅限于对外贸易和与印第安部落的贸易。1905年,国会根据其商业权利条款通过了“第一个当代联邦商标注册法”。1905年商标法被1946年通过的现行商标法——《兰哈姆法》(LanhamAct)所取代。
同专利法和著作权法相比,法院在适用商标法时走得很远,有时即使在美国境内没有商标侵权行为也可能对美国境外的商标侵权行为适用商标法。这一做法最早可追溯到1952年最高法院在“Steele诉BulovaWatchCo.案”中的意见。在该案中,美国公民Steele从瑞士和美
国购买没有商标的手表配件,然后到墨西哥进行组装,并在组装好后的手表上标上“Bulova”商标,这类手表大量地进入美国市场。因此,生产手表的美国公司Bulova公司将Steele告上了位于德萨斯的联邦地区法院,要求根据《兰哈姆法》禁止Steele的侵权行为并赔偿经济损失。该公司已经将Bulova作为商标在美国注册,但并没有将其在墨西哥注册。而Steele则在诉讼开始前许多年就已经将Bulova作为商标在墨西哥登记注册。
最高法院裁定《兰哈姆法》适用于被告的行为。法院指出国会有权就其国民在美国境外的行为作出规定。尽管法院承认国会的立法不能适用于美国境外的行为,但是法院指出《兰哈姆法》适用于所有受美国立法管制的商业行为,法院称之为“广泛的管辖授权”。此外,法院还指出Steele是一个美国公民,他的行为在美国境内产生了“影响”,他从美国市场购买手表配件在国外组装,然后手表又渗入美国市场。法院驳回的Steele关于将手表贴上商标的行为与在美国境内销售手表的行为应当分别适用墨西哥法与美国的主张,并且指出其判决并不与外国法相冲突,因为在诉讼开始之前,墨西哥政府已经取消了该注册商标。
该判决留下了许多值得思考的问题。假如Steele非美国公民或者他是美国公民并没有在美国境内购买手表组件,假如手表没有流入美国市场,假如墨西哥政府没有注销Steele的商标,本案又该如何处理呢?法院对这些问题都没有回答。在以后的案件中,一些联邦法院发现在沿用此判例的时候困难很大。于是在此基础上又增加了一些可具操作性的检验标准,如法院一般要对被告的公民身份、被告行为对美国商业的影响、美国法律与外国法律可能发生的冲突等因素进行考虑,从而避免了《兰哈姆法》域外效力的滥用。第九巡回法院更是将美国反托法斯法的域外适用条件的检验标准引入到商标侵权案件中。美国反托拉斯的域外适用条件包括:第一,必须对美国对外贸易造成一定的影响;第二,该影响必须显著并且对原告产生的损害根据联邦法律能够确定;第三,美国对外贸易的利益和与有关国家的关系必须重大足以证明域外适用的正当性。在此基础上,第九巡回法院在审理侵犯商标权的案件时会用以下六个因素进行检验,即:美国法律与外国法律的冲突程度,当事人的国籍、住所或者其主营业所在地,有关不同国家来管辖对当事人遵守著作权法所产生的影响,对美国商业和有关国家的商业所产生影响的对比,当事人行为蓄意损害或者影响美国商业的程度和该行为的可预见性,在美国国内实施的违法行为与国外的违法行为的比较,等等。
美国最高法院在“Steele案”中坚持《兰哈姆法》具有域外适用性的一个重要的理由就是法院发现被告的行为对美国商业具有实质性的影响。受其影响,美国第二巡回法院在“AtlanticRichfieldCo.诉ArcoGlobusInterna-tionalCo.案”中,被告被控曾在前苏联境内使用原告的注册商标,但法院发现被告的行为对美国商业并无实质性的影响,故拒绝适用《兰哈姆法》对其进行惩处。
结语
从美国法院的判决来看,“国籍原则”在美国知识产权案例中很少被提及。原因之一也许是为了遵守有关知识产权条约中国民待遇原则的义务。但是“影响原则”的影子则随处可见。通过对美国专利法、著作权法和商标法的比较我们可以发现,专利法域外适用已经有了明确的立法依据;商标法虽无立法依据,但在司法实践中域外适用最为广泛;著作权法的域外适用虽然比较严格,却不乏混乱。
知识产权从其性质上来看对领土原则提出了挑战。知识财产和不动产不一样,一项知识产权的对象可以同时在几个国家存在,同时在几个被使用,在数字时代这种挑战变得尤为突出。国际经济、贸易的进一步融合,需要有知识产权保护的统一标。诚然,TRIPs协议的达成,就是这种努力的结果,它在很大程度上已经或者即将减少各国法律的冲突。一项知识财产在世界许多地方被授权合法使用的同时,必然也会有许多的非法使用存在。这些合法使用和非法使用也许都是跨国界的,如何对域外非法使用进行控制以保护知识产权拥有者的合法权益是我们必须面对的问题。美国的经验也许能在这方面给我们某些启示,无论这些启示是积极的还是消极的。
